Contrat de licence pour la fabrication de bouteilles en Italie / Arrêté du Ministère de l'Industrie d'Italie octroyant au licencié une licence gratuite pour cinq ans / Réclamation de redevances par le donneur de licence / Arbitrabilité des réclamations du donneur de licence, oui

'La demanderesse est le propriétaire reconnu en Italie de tous les droits, titres et intérêts relatifs aux brevets et à leurs applications touchant à une bouteille en polyéthylène utilisée en particulier pour l'emballage de boissons gazeuses sans alcool.

En 1979 la demanderesse et la Société X conclurent un « contrat de licence de bouteilles pour boissons non alcoolisées (SDK) ».

En Italie la bouteille SDK est protégée par le brevet n° […] Ce brevet figure dans l'annexe A au contrat. La demanderesse est également propriétaire de cinq brevets italiens additionnels figurant dans l'annexe B au contrat et concernant de façon plus étroite certains types de bouteilles ou procédés SDK, ou des équipements nécessaires pour les fabriquer.

[…]

En 1984, avec l'accord préalable de la demanderesse, la Société X a cédé le contrat à la défenderesse, sa filiale.

En 1985 la défenderesse a adressé à la demanderesse un télex relatif à un décret (« Decreto ») du gouvernement italien, en date du 22.06.1979 et publié dans la Gazette Officielle du 7 août 1979 (ci-après, « le Décret »).

Ce Décret stipule (art. 4) que la durée de vie des brevets italiens est portée de 15 à 20 ans et déclare (art. 84) que « les licenciés et les personnes ayant procédé à des investissements sérieux et effectifs pour l'usage de l'invention dans l'attente de la date d'expiration prochaine auront le droit d'obtenir gratuitement une licence obligatoire non exclusive pour la durée de la prorogation. Ce droit est refusé à ceux qui ont contrevenu aux brevets qui ne sont pas expirés. »

En vertu de ces dispositions, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle cesserait de lui verser des redevances pour les ventes en Italie fin 1985, c'est-à-dire 15 ans après l'octroi du brevet. La demanderesse s'y est opposée et a été d'avis que la défenderesse n'avait pas le droit de mettre fin au paiement des redevances.

Par un télex daté du 3 juillet 1986, la défenderesse a réclamé à la demanderesse l'octroi d'une « licence non exclusive gratuite du brevet italien, licence valable jusqu'au 16 décembre 1990 ». Elle ajouta que si « cette demande formelle n'est pas acceptée dans les 15 jours à compter d'aujourd'hui, [la défenderesse] se réserve le droit de s'adresser à l'Office italien des brevets pour se faire octroyer formellement une licence obligatoire, conformément aux dispositions applicables de la loi italienne sur les brevets ».

[…]

A la demande de la défenderesse, le Ministère de l'Industrie italien émit un arrêté par lequel il octroyait à cette dernière une licence gratuite, obligatoire et non exclusive du brevet pour une durée de cinq ans du 16 décembre 1985 au 15 décembre 1990. La demanderesse déposa alors une demande en arbitrage afin de réclamer des dommages-intérêts pour violation du contrat et règlement des sommes dues au titre du contrat jusqu'à expiration du brevet (soit le 16 décembre 1990).

[…]

Arbitrabilité des demandes de la demanderesse

La défenderesse soutient que l'arrêté a complètement écarté la demande de la demanderesse, ne laissant rien à décider dans la présente affaire. Elle conclut donc au renvoi de l'affaire. La défenderesse est d'avis que l'article 84 du Décret a donné à une autorité administrative (le Ministère de l'Industrie) le pouvoir de décider si une personne a le droit d'utiliser un brevet et, dans l'affirmative, de prendre une mesure administrative sous forme de licence sans versement de redevances. Aucun tribunal et a fortiori aucun arbitre ne saurait remplacer le Ministère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs.

La défenderesse ajoute qu'il a été demandé au tribunal arbitral d'ordonner à la défenderesse de payer des dommages-intérêts pour violation du contrat et de verser les sommes dues au titre de l'accord conclu avec la demanderesse. La défenderesse fait remarquer que si elle a une licence gratuite valable, il n'y a pas de violation du contrat ; sinon la violation serait automatique. Cela veut dire que la question de la rupture du contrat coïncide, de l'avis de la défenderesse, avec la détermination des droits de la défenderesse aux termes de l'art. 84 du Décret, question qui n'est pas arbitrable. Le droit d'utiliser l'invention brevetée découle de l'arrêté du Ministère qui a octroyé une licence obligatoire gratuite. Le litige soumis au tribunal arbitral porte donc sur des droits de la défenderesse qui ne résultent pas du contrat et qui ne concernent ni son interprétation ni son application, et n'en « découlent » pas (comme le stipule la clause d'arbitrage).

Les arbitres n'ont par conséquent aucune compétence pour déterminer les conséquences juridiques qui peuvent être tirées de l'existence ou non des droits octroyés à la défenderesse par l'article 84 du Décret (droit à l'obtention d'une licence) ou l'arrêté du Ministère (droit d'utiliser le brevet sous licence).

La défenderesse souligne notamment qu'un tribunal arbitral ne peut en aucun cas passer outre à l'arrêté du Ministère du 16 mai 1988. Tout ce que peut faire le tribunal arbitral, c'est de prendre note de l'arrêté du Ministère et, après s'être assuré que la licence est gratuite, déclarer que la défenderesse n'a pas pu violer le contrat. C'est seulement dans ces limites strictes que, selon la défenderesse, le litige serait arbitrable.

La demanderesse a déclaré que la seule question que doit trancher le tribunal arbitral est si, dans le contexte de l'arrêté, la défenderesse conserve l'obligation, découlant du contrat, de verser à la demanderesse les redevances perçues auprès de ses clients. Selon la demanderesse, cette question n'a pas été réglée par le Ministère qui a simplement décidé que la défenderesse avait droit à une licence en vertu de l'art. 84 du Décret. Le Ministère s'est abstenu de donner une interprétation du contrat dès lors que ce pouvoir a été expressément conféré aux arbitres. La demanderesse pense donc que les arbitres doivent exercer ce pouvoir.

Le tribunal arbitral devra tenir compte du fait que l'arrêté ne libère pas la défenderesse de ses obligations contractuelles de verser à la demanderesse les redevances recueillies auprès de ses clients.

La demanderesse est aussi d'avis que la défenderesse a confondu les droits qu'elle tient de l'arrêté, ce qui relevait de la décision du Ministère, et la réclamation par la demanderesse des redevances convenues dans un contrat entre les parties. Pour la demanderesse, le tribunal arbitral doit examiner comment l'arrêté affecte le litige. L'arrêté lui-même demande à être interprété et appliqué à la lumière de l'accord. La demanderesse souligne que les questions soumises au tribunal arbitral, présentées dans la requête en arbitrage de la demanderesse, concernent l'application et l'interprétation du contrat, questions que l'arrêté n'a pas abordées.

La principale question soumise au tribunal arbitral est celle de savoir si la défenderesse a le droit de cesser de payer les redevances que prévoyait le contrat et, dans la négative, si elle devait verser des dommages-intérêts pour rupture de contrat.

Aux termes de la clause d'arbitrage insérée au contrat (art. 8.1.) « tous différends ou litiges concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat et toutes questions découlant de celui-ci que les parties seront incapables de résoudre dans un délai raisonnable, seront soumis à l'arbitrage conformément au Règlement de la Chambre de commerce internationale ». Le paiement des redevances que prévoit le contrat, ainsi qu'une éventuelle violation de celui-ci, faute de paiement, sont des questions relatives à l'exécution du contrat.

Le tribunal arbitral ne saurait accepter l'argument de la défenderesse selon lequel le différend ne serait pas arbitrable parce que « la question de violation de l'accord coïncide avec la détermination du droit de la défenderesse aux termes de l'article 84 du Décret, sujet qui, selon la défenderesse, n'est pas arbitrable ». C'est là une pétition de principe. La conclusion de la défenderesse - que le litige ne serait pas arbitrable - n'a d'autre base que sa propre opinion selon laquelle l'arrêté du 16 mai 1988 a confirmé son droit de cesser de verser des redevances alors que c'est justement cette opinion qui est contestée par la demanderesse devant le tribunal arbitral. Comme la demanderesse le souligne à juste titre, la question à résoudre est de savoir « si, dans le contexte de l'arrêté, la défenderesse est tenue à l'obligation découlant du contrat de verser à la demanderesse les redevances perçues auprès de ses clients ». Cette question exige une interprétation du contrat à la lumière de tous les éléments pertinents, de droit et de fait, y compris l'arrêté du 16 mai 1988 ; et la clause d'arbitrage du contrat donne au tribunal arbitral le pouvoir de procéder à cette interprétation.

En outre, comme la demanderesse a expressément déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire appel contre l'arrêté, aucune des deux parties ne demande au tribunal arbitral de décider si la défenderesse avait droit ou non à une licence obligatoire gratuite dans le cadre de l'article 84 du Décret, question qui aurait été en dehors de sa compétence. L'arrêté du 16 mai 1988 est l'un des éléments juridiques que le tribunal arbitral doit prendre en considération pour juger si la défenderesse est en droit de cesser de verser les redevances contractuelles, mais son existence même ne prive pas le tribunal arbitral de son pouvoir général d'interpréter le contrat et de trancher les différends pouvant en découler. En fait la défenderesse ne s'oppose pas vraiment à cette conclusion puisqu'elle reconnaît que le tribunal arbitral peut « prendre note de l'arrêté du Ministère et (après avoir constaté que la licence est gratuite) déclarer que la défenderesse ne peut pas avoir violé son accord avec la demanderesse ». Cela révèle que la prétendue objection de la défenderesse à l'arbitrabilité du litige est en réalité une objection à l'une des solutions que le tribunal arbitral pourrait y apporter. Si le tribunal arbitral a le pouvoir de décider que la défenderesse n'a pas violé le contrat, il a également le pouvoir de prendre une autre décision concernant l'existence d'une telle violation.

Pour les raisons ci-dessus, le tribunal arbitral décide que le litige qui lui est soumis est arbitrable et qu'il a compétence pour décider si la défenderesse a le droit de cesser de verser les redevances contractuelles et si, en cessant de le faire, la défenderesse a violé le contrat.'